海口琼山来宝塑料回收加工厂、海口粤广宝来塑料制品有限公司诉海口市知识产权局、第三人海南南宝塑料制品有限责任公司撤销行政处罚案

基本案情

海口市知识产权局于2015年10月25日作出海知（字）2015第2号《专利侵权纠纷处罚决定书》，主要内容为“海口琼山来宝塑料回收加工厂（以下简称来宝公司）、海口粤广宝来塑料制品有限公司（以下简称宝来公司）制造、销售的瓜果筐与海南南宝塑料制品有限责任公司（以下简称南宝公司）的‘一种再生PP转运瓜果筐”专利权利要求书所记载的技术特征相比：（1）两者的技术领域相同，均属于瓜果运输装置领域；（2）解决问题所采用的技术方案相同，即来宝公司与宝来公司生产的瓜果框结构“筐盖上的透气孔是椭圆形，且透气孔均匀分布满整个筐盖上；筐盖上设有拉扣为长方片状结构，筐盖上的透气孔是椭圆形，且透气孔均匀分布在四个面上’落入南宝公司权利要求书的独立权利要求1记载‘包括筐篮、筐盖、拉扣，所述筐盖覆盖在筐篮上通过拉扣连接为一体，筐盖边缘均匀固定拉扣；所述筐盖由薄板、大筋、加强筋组成，大筋和加强筋交叉附在薄板上；所述筐篮由围栏、提手、标识板、透气孔组成；围栏成方筒形，围栏框架由大筋组成，四边及底部由薄板围成，薄板外侧均匀附有交叉的加强筋；围栏四边靠近开口位置设有提手，提手成椭圆形；在围栏小边的提手下方设有标识板，标识板为薄板；所述围栏四边及底部均匀设有透气孔’的保护范围之内，故两者结构相同；（3）产生的技术效果相同，即瓜果筐比纸箱强度高，抗冲击，适用周期长，可重复利用，降低成本。根据我国《专利法》第五十九条的规定，适用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及其附图可以用于解释权利要求，来宝公司与宝来公司的瓜果筐结构已落入了本案南宝公司专利权的保护范围，应属侵权产品。根据《中华人民共和国专利法》第十条第一款、第六十条之规定，决定如下：1.责令来宝公司、宝来公司自收到本处理决定书之日，停止制造、销售与南宝公司专利相同的瓜果筐。2.责令将侵权的瓜果筐模具予以销毁。如不服该决定，可自收到处理决定书之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向海口市中级人民法院提起行政诉讼。”

来宝公司、宝来公司起诉称：一、来宝公司、宝来公司制造、销售的塑料筐与南宝公司持有的ZL201420573435.0号实用新型专利保护的瓜果筐的技术特征完全不同，海口市知识产权局认定来宝公司、宝来公司制造的塑料筐属于专利侵权产品没有事实和法律依据。根据南宝公司提交的《实用新型专利权利证书》权利要求书记载：1.围栏四边靠近开口位置设有提手，提手成椭圆形；2.根据权利要求1所述的一种再生PP转运瓜果筐，其特征在于：所述透气孔采用U形方槽结构；3.根据权利要求1所述的一种再生PP转运瓜果筐，其特征在于：所述拉扣成半圆扣结构；4.根据权利要求2所述的一种再生PP转运瓜果筐，其特征在于：所述大筋为R3的半圆形形状，加强筋成梯形。来宝公司、宝来公司制造、销售的塑料筐与上述瓜果筐的技术特征存在明显的不同之处：1.南宝公司的瓜果筐围栏四边设由提手，提手呈椭圆形并被大筋切分为两个半椭圆形；而原告的塑料筐只在围栏两边设有提手，提手为一个完整的椭圆形。2.南宝公司的瓜果筐围栏的透气孔采用5排长U形方槽结构，底部的透气孔采用14排长U形方槽结构；而原告的塑料筐围栏的透气孔采用6排椭圆形方槽结构，底部的透气孔采用8排椭圆形方槽结构，与南宝公司的瓜果筐存在明显区别。3.南宝公司的瓜果筐拉扣成半圆扣结构，而原告的塑料筐拉扣成长方形片状结构。4.南宝公司的瓜果筐加强筋成梯形，而原告的塑料筐加强筋成交叉形。5.南宝公司的瓜果筐筐盖的透气孔均为大而稀疏的正方形，大筋呈V字排列；而原告的塑料筐筐盖的透气孔均为小而密集的长方形，大筋呈直行交叉状排列。如上所述，来宝公司、宝来公司制造、销售的塑料筐与南宝公司的瓜果筐的技术特征存在显著的差别，该塑料筐的技术特征并未落入南宝公司专利权利要求书请求的保护范围之内，因此，来宝公司、宝来公司制造、销售的塑料筐不应认定为侵权产品。海口市知识产权局在对比来宝公司、宝来公司的塑料筐与南宝公司的瓜果筐之间的技术特征时，仅断章取义的比对权利要求书记载的第1项内容，对两者的差异刻意忽视，且无视该权利要求书第2、3、4项内容对第1项权利特征的记载，显然属于严重的认定事实错误。二、来宝公司、宝来公司在本案专利申请日前已经购买被控侵权塑料筐的模具，并已生产销售该塑料筐，因此其制造、销售的塑料筐不应认定为侵权产品。本案专利权的申请日为2014年10月8日，而来宝公司、宝来公司早在2012年就已经购买被控侵权的塑料筐的模具，并投入生产经营。这两三年以来，来宝公司、宝来公司的生产经营一直维持现状，仅在原有范围内生产销售，尤其自今年以来，来宝公司、宝来公司的生产经营几乎处于停滞状态。根据《中华人民共和国专利法》第六十九条第二项规定：“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。”因此，原来宝公司、宝来公司制造、销售塑料筐的行为，不应视为侵犯专利权的行为。三、南宝公司持有的ZL201420573435.0号实用新型专利属于现有技术，不具备新颖性和创造性，依法应认定无效。转运塑料瓜果筐作为农产品最基本的包装产品，在全国分布范围大，应用广，使用时间长，国内外早已广泛使用，瓜果筐结构均由筐盖、筐篮、拉扣、透气孔组成，南宝公司制造的瓜果筐采用的技术特征与上述塑料筐并无突出的实质性特点和显著的进步，显然属于现有技术，不符合《中华人民共和国专利法》第二十二条“授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；……创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步”的规定，因此，该专利应认为无效。四、海口市知识产权局在处理专利侵权纠纷过程中，未要求南宝公司出具由国家知识产权局作出的专利权评价报告，作出处理决定缺乏依据，具有违法性。根据《专利法》的规定，专利权评价报告“作为审理、处理专利侵权纠纷的证据”，根据《专利行政执法办法》第十一条第二款的规定：“专利侵权纠纷涉及实用新型或者外观设计专利的，管理专利工作的部门可以要求请求人出具由国家知识产权局作出的专利权评价报告”，而国家知识产权局于2015年5月26日对涉案专利出具的《实用新型专利权评价报告》记载，该项专利权利要求1-3，5不具备专利法第22条第3款规定的创造性，权利要求4不符合专利法第26条第4款的规定，初步结论为：全部权利要求1-5不符合授予专利权条件，故该评价报告对涉案专利作出否定性评价。因此，海口市知识产权局在处理南宝公司提出的专利侵权纠纷过程中，未要求南宝公司出具国家知识产权局作出的上述专利权评价报告，也未对涉案专利的有效性进行全面审查，就认定该专利权有效，明显缺乏事实和法律依据，其作出该专利侵权纠纷处理决定具有违法性。据此，来宝公司、宝来公司诉至法院，请求：1.依法撤销海口市知识产权局海知（字）2015第02号专利侵权纠纷处罚决定书；2.判令海口市知识产权局承担本案诉讼费。

海口市知识产权局辩称：一、海口市知识产权局作出的处罚决定书的行政决定事实清楚、证据确凿、法律依据明确。南宝公司系涉案实用新型专利“一种再生PP转运瓜果筐”的专利权人。南宝公司于2015年7月2日向海口市知识产权局提出专利侵权纠纷处理请求，请求来宝公司、宝来公司停止侵权，并赔偿其经济损失。海口市知识产权局依据《专利行政执法办法》第十一条依法进行立案调查、答辩通知、口头审理。海口市知识产权局经审理查明：南宝公司于2014年10月8日向国家知识产权局专利局申请了名称为“一种再生PP转运瓜果筐”的实用新型专利，并于2014年12月31日获得专利权，专利号为ZL201420573435.0，现在为有效专利。该专利涉及一种再生PP转运瓜果筐，权利要求书中独立权利要求1记载：一种再生PP转运瓜果筐，包括筐篮、筐盖、拉扣，所述筐盖覆盖在筐篮上通过拉扣连接为一体，筐盖边缘均匀固定拉扣；所述筐盖由薄板、大筋、加强筋组成，大筋和加强筋交叉附在薄板上；所述筐篮由围栏、提手、标识板、透气孔组成；围栏成方筒形，围栏框架由大筋组成，四边及底部由薄板围成，薄板外侧均匀附有交叉的加强筋；围栏四边靠近开口位置设有提手，提手成椭圆形；在围栏小边的提手下方设有标识板，标识板为薄板；所述围栏四边及底部均匀设有透气孔。来宝公司、宝来公司生产的瓜果筐包括筐篮、筐盖、拉扣，筐盖上设有长方形透气孔，透气孔均匀布满整个筐盖上；筐盖上设有拉扣为长方片状结构，筐盖上的透气孔是椭圆形，且透气孔均匀分布在四个面上。海口市知识产权局认为，来宝公司、宝来公司制造、销售的瓜果筐与南宝公司的“一种再生PP转运瓜果筐”专利权利要求书所记载的技术特征相比：（1）两者的技术领域相同，均属于瓜果运输装置领域；（2）解决问题所采用的技术方案相同，即来宝公司、宝来公司生产的瓜果框结构“筐盖上设有长方形透气孔，透气孔均匀布满整个筐盖上；筐盖上设有拉扣为长方片状结构，筐盖上的透气孔是椭圆形，且透气孔均匀分布在四个面上”落入南宝公司权利要求书的独立权利要求1记载“包括筐篮、筐盖、拉扣，所述筐盖覆盖在筐篮上通过拉扣连接为一体，筐盖边缘均匀固定拉扣；所述筐盖由薄板、大筋、加强筋组成，大筋和加强筋交叉附在薄板上；所述筐篮由围栏、提手、标识板、透气孔组成；围栏成方筒形，围栏框架由大筋组成，四边及底部由薄板围成，薄板外侧均匀附有交叉的加强筋；围栏四边靠近开口位置设有提手，提手成椭圆形；在围栏小边的提手下方设有标识板，标识板为薄板；所述围栏四边及底部均匀设有透气孔”的保护范围之内，故两者结构相同；（3）产生的技术效果相同，即瓜果筐比纸箱强度高，抗冲击，使用周期长，可重复利用，降低成本。根据《中华人民共和国专利法》第五十九条的规定，“实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及其附图可以用于解释权利要求”。针对来宝公司、宝来公司抗辩提出的第一个问题中的五个小问题，海口市知识产权局给予针对性的抗辩如下：1.来宝公司、宝来公司认为：“南宝公司的瓜果筐围栏四边设由提手，提手呈椭圆形并被大筋切分为两个半椭圆形；而来宝公司、宝来公司的塑料筐只在围栏两边设有提手，提手为一个完整的椭圆形”。海口市知识产权局认为：南宝公司的权利要求书的独立权利要求1中记载：“围栏四边靠近开口位置设有提手，提手由大筋组成，成椭圆形”，因此，来宝公司、宝来公司的“瓜果筐提手设置在围栏两边”，已经落入到南宝公司独立权利要求1的保护范围。2.来宝公司、宝来公司认为：“南宝公司的瓜果筐围栏的透气孔采用5排长U形方槽结构，底部的透气孔采用14排长U形方槽结构；而来宝公司、宝来公司的塑料筐围栏的透气孔采用6排椭圆形方槽结构，底部的透气孔采用8排椭圆形方槽结构与南宝公司的瓜果筐存在明显区别”。海口市知识产权局认为：南宝公司的权利要求书的独立权利要求1中记载：“围栏四边及底部均匀设有透气孔”及其从属权利要求2记载：“透气孔采用U形方槽结构”，因此，来宝公司、宝来公司的“瓜果筐围栏也设有透气孔，并且透气孔形状为U形结构”，已经落入到南宝公司权利要求书的保护范围。3.来宝公司、宝来公司认为：“南宝公司的瓜果筐拉扣成半圆扣结构，而原告的塑料筐拉扣成长方形片状结构”。海口市知识产权局认为：南宝公司的权利要求书的独立权利要求1中记载：“所述筐盖覆盖在筐篮上通过拉扣连接为一体，筐盖边缘均匀固定拉扣”及其从属权利要求5记载“所述筐盖边缘均匀固定拉扣的数量为12个”，来宝公司、宝来公司的“瓜果筐也设有拉扣，并且数量为12个（涉案实物瓜果筐拉扣为12个），已经落入到南宝公司权利要求书的保护范围。4.来宝公司、宝来公司认为：“南宝公司的瓜果筐加强筋成梯形，而来宝公司、宝来公司的塑料筐加强筋成交叉形”。海口市知识产权局认为：南宝公司的权利要求书的独立权利要求1中记载：“所述筐盖由薄板、大筋、加强筋组成，大筋和加强筋交叉附在薄板上”。来宝公司、宝来公司的“塑料筐加强筋成交叉形”，已经落入到南宝公司独立权利要求1的保护范围。5.来宝公司、宝来公司认为：“南宝公司的瓜果筐筐盖的透气孔均为大而稀疏的正方形，大筋呈V字排列；而来宝公司、宝来公司的塑料筐筐盖的透气孔均为小而密集的长方形，大筋呈直行交叉状排列”。海口市知识产权局认为：来宝公司、宝来公司指出的透气孔大而稀疏或小而密集这个问题不属于本案争议的范围。以上事实有实用新型专利证书，购买涉案产品发票、涉案产品产区和销售点现状图片、答辩书、口审记录及其涉案实物产品图片等佐证（证据参见附件），其事实清楚、证据确凿、法律依据明确。因此，来宝公司、宝来公司的瓜果筐产品结构已落入了本案南宝公司“一种再生PP转运瓜果筐”专利权的保护范围，应属专利侵权产品。二、关于来宝公司、宝来公司在本案专利申请日前已经购买被控涉案塑料筐的模具并已经生产销售该塑料筐的抗辩。依据《中华人民共和国专利法》第四十二条规定：“发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均自申请日起计算”。南宝公司“一种再生PP转运瓜果筐”的实用新型专利申请日为2014年10月8日，授权公告日为2014年12月31日，即保护日期自申请日起计算。来宝公司、宝来公司抗辩在本案专利申请日前已经购买被控涉案塑料筐的模具并已经生产销售该塑料筐，但未提供任何能够证明该行为属实的证据，如购买模具的发票、塑料筐宣传画册、销售涉案塑料筐发票等资料作为证据，不具备说服力，不应得到支持。三、关于来宝公司、宝来公司认为南宝公司持有的“一种再生PP转运瓜果筐（ZL201420573435.0）”的实用新型专利属于现有技术，不具备新颖性和创造性，依法应认定无效的抗辩。来宝公司、宝来公司抗辩涉案专利属于现有技术，但未提供能够证明该涉案专利在专利申请日（2014年10月8日）之前已经属于现有技术的证据，不具有说服力。因此，海口市知识产权局请的处罚决定书中所作出的行政决定事实清楚、证据确凿、法律依明确，应予维持。

第三人南宝公司述称，南宝公司的陈述意见与海口市知识产权局的答辩意见一致。

一审法院审理查明， 2015年5月11日，南宝公司针对涉案专利向国家知识产权局提交《专利权评价报告请求书》，2015年6月3日，国家知识产权局作出《实用新型专利权评价报告》，专利权评价意见为：权利要求1、2、3、5具有新颖性；权利要求1、2、3、5不具有创造性。初步结论为：全部权利要求1-5不符合授予专利权条件（权利要求1-3、5具备专利法第22条第2款规定的新颖性，不具备专利法第22条第3款规定的创造性，权利要求4不符合第26条第4款的规定）。南宝公司未向海口市知识产权局提交该报告，海口市知识产权局在认定侵权行为的处理过程中亦未要求南宝公司提供该报告。

裁判结果

海口市中级人民法院于2015年12月22日作出（2015）海中法行初字第171号判决：一、撤销海口市知识产权局于2015年10月25日作出的海知（字）2015第02号《专利侵权纠纷处罚决定书》；二、责令海口市知识产权局重新作出行政行为。案件受理费50元，由海口市知识产权局负担。

宣判后，各方均未上诉，判决已发生法律效力。

裁判理由

海口市中级人民法院认为：海口市知识产权局具有作出被诉专利侵权纠纷处理决定的法定职权。因实用新型专利在授予之前，国家知识产权局仅进行形式审查，尚未对其是否存在不符合授予专利权条件的缺陷以及是否具备新颖性、创造性等实质要件进行检索、分析和评价，故权利的稳定性不高。根据《中华人民共和国专利法》第六十一条第二款“专利侵权纠纷涉及实用新型或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据”及国家知识产权局发布的《专利行政执法办法》第十一条“专利侵权纠纷涉及实用新型或者外观设计专利的，管理专利工作的部门可以要求请求人出具由国家知识产权局作出的专利权评价报告（实用新型专利检索报告）”的规定，专利权评价报告可以作为处理专利侵权纠纷的证据。本案中，南宝公司在请求海口市知识产权局处理侵权行为前已获得国家知识产权局对涉案专利作出了否定性的《实用新型专利权评价报告》，但未向海口市知识产权局提交，主观上存在过错。海口市知识产权局在侵权行为处理过程中对来宝公司、宝来公司提出的对涉案专利权存在异议以及请求向国家知识产权局专利复审委员会提出专利无效宣告申请的意见，理应要求来宝公司、宝来公司或南宝公司提交对涉案专利的评价报告，以确定涉案的实用新型专利的效力状态是否稳定，是否应由来宝公司、宝来公司向专利复审委员会提出无效宣告请求，是否应中止处理程序。在南宝公司未告知对涉案专利已存在否定性的《实用新型专利评价报告》的前提下，海口市知识产权局未履行以上程序即认定来宝公司、宝来公司存在侵犯南宝公司专利权的行为，证据不足，其认定可能对来宝公司、宝来公司的实际权益造成重大影响，故海口市知识产权局作出的海知（字）2015第02号《专利侵权纠纷处罚决定书》，应予撤销。